Licence exclusive ou possession de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle (PI) est un sujet sensible et souvent clivant. J’ai parfois abordé le sujet ici, à travers le terme #propriete-intellectuelle (et aussi #transfert-de-technologie). Mais même une fois que la valeur générale de la propriété intellectuelle est abordée, il existe quantité de problèmes secondaires. L’un est la question spécifique de savoir comment la possession de la propriété intellectuelle par une startup par rapport à une licence exclusive accordée par une institution académique est considérée, en particulier par les investisseurs. Le 27 janvier 2022, j’ai envoyé un court e-mail à plus de 300 investisseurs et j’ai obtenu un taux de réponse d’environ 10 %. En parallèle, j’ai évoqué le sujet sur mon compte LinkedIn et j’ai reçu des commentaires complémentaires. Bien qu’il existe une riche argumentation sur les avantages et les inconvénients des deux situations, si bien que le lecteur pourra vouloir lire les réponses plus loin, voici ma compréhension synthétique :

Il n’y a pas de différence fondamentale entre licence et cession du point de vue de la stratégie de la startup, si ce n’est ce qu’il advient en cas de faillite ou liquidation. La licence n’est pas un actif et donc la propriété intellectuelle n’est plus utilisable. Avec cette nuance, certes de taille, il y a deux points complémentaires :
– Certains investisseurs pensent que le propriétaire paie la maintenance de la PI et poursuit les éventuels « infringers » pour défendre cette propriété. Je ne crois pas que ce soit le cas car dans mon expérience c’est le licencié qui agit ainsi.
– Dans le cas d’une vente (acquisition de la startup par un tiers), il est important que la licence puisse être transmise et c’est un élément majeur, qui doit être garanti. Il peut cependant y avoir des problèmes politiques ou stratégiques.
Enfin, un prix pour le transfert peut être ajouté quand ou si possible.
Il ne fait aucun doute que la réputation de l’institution et la stabilité de ces actes sont essentiels. (Il y aurait plus à ajouter comme la prise de participation ou les redevances (plafonnées ou non) dans les termes de la licence, les jalons et de nombreux détails… mais j’ai fait aussi court que possible).

Vous pouvez télécharger ici le fichier pdf Survey on license vs ownership of IP.

Survey on license vs ownership of IP – Lebret – 1Feb2022

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